El 10 de diciembre de 2019 entrarán en vigencia los nuevos reglamentos del procedimiento de nulidad y caducidad de registros de marcas, introducidos por la Resolución N° 279/2019 del 10 de octubre de 2019 y por los Anexos III y IV de la Resolución N° 183/2018 del 19 de julio de 2018.

Mediante la nueva normativa, los procesos de nulidad y caducidad de registros se llevarán a cabo por vía administrativa en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y con ello, ya no existirá la posibilidad de solicitar la nulidad y caducidad por vía judicial directa.

Resumimos a continuación los principales puntos de la normativa:

1. Nulidad de Registros de Marca

La procedencia de las nulidades en sede administrativa (Artículo 1) sólo prosperará contra marcas registradas – no contra solicitudes –, y sólo procederá invocando la afectación de un derecho subjetivo. La nulidad de oficio sólo procederá en caso de detectarse vicio grave no subsanable en el procedimiento de registro.

Respecto a las nulidades administrativas planteadas en el contexto de la oposición a una solicitud de marca (Artículo 2), serán resueltas por el actual procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.

Para las nulidades a pedido de parte (Artículo 3), es necesario indicar datos del peticionante y del titular de la marca registrada (nombre y domicilio), alegar el derecho subjetivo afectado, identificar la marca cuya nulidad se pretende, precisar los hechos en que se fundamenta junto a la prueba que presente, y abonar el arancel fijado por la normativa del INPI.

La Dirección Nacional de Marcas del INPI (la Dirección) podrá dictar el rechazo de la solicitud de nulidad (Artículo 4) cuando la misma no cumpla con los requisitos del Artículo 3, haya sido resuelta previamente por la misma causal, o bien si ha sido planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución de oposiciones.

El procedimiento de nulidad (Artículo 5) comprende – una vez planteada la nulidad – el traslado al titular del registro marcario para que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles conteste y acompañe prueba para defender su registro de marca. En caso de ser una nulidad iniciada de oficio, la Dirección deberá invocar el vicio grave no subsanable de procedimiento en el que se funda, para luego dar traslado al titular por idéntico plazo e igual finalidad. Tras la contestación del titular o el vencimiento del plazo, la Dirección resolverá lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, y los hechos y fundamentos manifestados.

Se prevén recursos administrativos (Artículo 6) para los actos dentro del proceso de nulidad, así como la posibilidad de apelar judicialmente ante la resolución final de nulidad, estableciendo que no será necesario agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo dirigido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a ser presentado en el plazo de treinta (30) días hábiles previsto en el Artículo 24 de la Ley de Marcas N° 22.362.

2. Caducidad de Registros de Marca

La caducidad en sede administrativa (Artículo 1) sólo prosperará contra marcas registradas con una antigüedad mayor a cinco (5) años. La solicitud de caducidad a pedido de parte sólo procederá invocando la afectación de un derecho subjetivo. La caducidad de oficio sólo procederá en caso de detectarse, conjuntamente, que la marca no ha sido utilizada dentro de los cinco años previos a la solicitud, su titular no ha presentado la declaración jurada de uso de medio término establecida en el Artículo 26 de la Ley de Marcas N° 22.362, no se trate de una marca notoria, y que su titular no tenga una marca idéntica registrada en una clase relacionada o vinculada a la marca objeto de la solicitud – o bien, de tenerla, que tampoco haya presentado declaración jurada de uso en su otra marca –. La caducidad parcial de un registro de marca podrá solicitarse a partir del 12 de junio de 2023.

Respecto a las caducidades planteadas en el contexto de la oposición a una solicitud de marca (Artículo 2), serán resueltas por el procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.

Para las caducidades a pedido de parte (Artículo 3), es necesario indicar datos del peticionante y del titular de la marca registrada (nombre y domicilio), alegar el derecho subjetivo afectado, identificar la marca cuya caducidad se pretende, precisar los hechos en que se fundamenta junto a la prueba que presente, y abonar el arancel fijado por la normativa del INPI.

La Dirección Nacional de Marcas del INPI (la Dirección) podrá dictar el rechazo de la solicitud de caducidad (Artículo 4) cuando la misma no cumpla con los requisitos del Artículo 3, haya sido resuelta previamente dentro de los últimos 5 años, o bien si ha sido planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución de oposiciones. De ser una solicitud de caducidad parcial, será rechazada si es interpuesta antes del 12 de junio de 2023.

El procedimiento de caducidad (Artículo 5) comprende – una vez planteada la caducidad – el traslado al titular del registro marcario para que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles conteste y acompañe prueba para defender su registro de marca. En caso de ser una caducidad iniciada de oficio, la Dirección deberá detallar la verificación de todas las condiciones para producir la caducidad del registro, y luego ha de dar traslado al titular por idéntico plazo e igual finalidad. Tras la contestación del titular o el vencimiento del plazo, la Dirección resolverá lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, y los hechos y fundamentos manifestados.

Se prevén recursos administrativos (Artículo 6) para los actos dentro del proceso de caducidad, así como la posibilidad de apelar judicialmente ante la resolución final, estableciendo que no será necesario agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo dirigido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a ser presentado en el plazo de treinta (30) días hábiles previsto en el Artículo 26 de la Ley de Marcas N° 22.362.

3. Evaluando el Nuevo Escenario

Si bien los procedimientos son promisorios, la resolución administrativa conlleva algunos interrogantes y desventajas respecto de la resolución judicial, especialmente en material de caducidad.

Por ejemplo, ¿desde qué fecha se evaluarán los 5 años de falta de uso? ¿Será posible intimar a la contraparte por notificación fehaciente (carta documento) para fijar dicha fecha cierta, o sera necesario iniciar el procedimiento directo? ¿Tomará el INPI en cuenta las notificaciones entre partes?

Como desventaja, vemos que no se prevén en ninguna medida los procedimientos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación prejudicial, que resultaba muy útil para dirimir los conflictos y evitar llevar a cabo el proceso completo.

Asimismo, ¿tomará en cuenta el INPI los mismos medios y formatos de prueba que la Justicia? Si bien es posible interpretar que la jurisprudencia y las prácticas judiciales aplicarán de forma subsidiaria, lo cierto es que existe incertidumbre sobre cómo operarán estos procedimientos, teniendo en cuenta la escueta y concisa normativa.

Para más información sobre los procedimientos y cómo éstos pueden aplicarse a sus registros, comuníquese con Celia Lerman, socia de Lerman & Szlak, a info@lermanszlak.com.