La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos anunció una nueva regla, aplicable a partir del 3 de agosto de 2019, que exige a todos los solicitantes de marcas, registrantes, y partes ante el Trademark Trial and Appeal Board cuya residencia legal permanente o lugar principal de negocios se encuentren fuera de los Estados Unidos o sus territorios; a estar representado por un profesional abogado con matrícula para ejercer en los Estados Unidos. La Oficina considera que dicha regla contribuirá a desalentar aplicaciones fraudulentas y a mejorar su calidad general.

Estas modificaciones reducen las opciones anteriores que los extranjeros tenían para registrar una marca en los Estados Unidos. Antes de esta regla, los extranjeros podían presentar solicitudes de marca por sí mismos. Sin embargo, según la opinión de la USPTO, algunos de estos solicitantes autónomos fueron mal orientados o mal aconsejados por abogados no estadounidenses (aunque fueran profesionales calificados en sus países de origen), o de alguna manera pudieron basarse en la asistencia de asesores no calificados que no estaban habilitados para representarlos frente a la USPTO. Para evitar tal abuso del proceso de solicitud autónomo, se ha hecho obligatorio proceder ante la USPTO a través de la representación de un abogado calificado en los EE. UU. Esta restricción aspira a beneficiar tanto al público como a los solicitantes, al garantizar la integridad del registro de la USPTO y la aplicación de reglas disciplinarias a los abogados calificados en los EE. UU. (a diferencia de los abogados extranjeros, que están fuera de dicha jurisdicción).

La medida es similar a los requisitos vigentes en Brasil, Chile, República Popular de China, Israel, Japón, Jordania, República de Corea, Marruecos, Sudáfrica y la Unión Europea.

Con respecto a los solicitantes que inician sus registros internacionales en Estados Unidos por el Protocolo de Madrid, es importante señalar que, por el momento, solo se les solicitará que acudan con un abogado de los EE. UU. si la USPTO les emite una denegación provisional o una vista (office action). Además, después del 3 de agosto de 2019, los agentes de patentes canadienses ya no estarán autorizados para representar a solicitantes, registrantes, o partes canadienses ante la USPTO en asuntos marcarios; aunque algunos abogados y agentes de marcas canadienses reconocidos recíprocamente por la Oficina de Inscripción y Disciplina de la USPTO podrán continuar representando a sus clientes como profesionales adicionales, pero los solicitantes también deberán designar a un abogado de los EE. UU. para presentar las comunicaciones formales.

En Lerman & Szlak, nuestro equipo de abogados matriculados en los Estados Unidos está disponible para asistir a aquéllos solicitantes extranjeros en sus solicitudes frente a la USPTO. Para más información, por favor contactar a Celia Lerman, Socia, a info@lermanszlak.com.